EL CONTRATO KNOW HOW

EL CONTRATO KNOW HOW

DEFINICIÓN:Perteneciente al rubro de los contratos innominados, es un acuerdo libre formal, por el que se transmite el uso, disfrute y explotación de una formula, proceso, conocimiento, marca o técnica de venta, generalmente secreta que no está patentada, y cuyo uso y explotación tiene propósito económico, que se compensa mediante el pago en dinero o con un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario, por lo que por una de las partes intervinientes ha de ser un productor o un comerciante con un establecimiento en el extranjero que deberá mantener además la confidencialidad del mismo. 

NATURALEZA JURÍDICA:

El Know How como conocimientos técnicos recibe una tutela jurídica especial ya que al no tener un derecho absoluto o exclusivo como si lo tienen los contratos de licencia debemos remarcar que estos contratos de Know How tienen intrínsecamente un valor patrimonial.

NORMATIVIDAD:

Por su parte, la legislación peruana, en el Art. 122 del Decreto Legislativo 823, Ley General de Propiedad Industrial , señala , sin expresar directamente, el término Know How , las características de éste cuando señala: “Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo y/o  autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmita los conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrá establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí cometidos. Dicha clausulas deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales.”

OBJETIVOS:

Su valor puede estimarse en uno mayor, al de aquellos derechos protegidos por el mismo contrato o por otros mecanismos legales como son las patentes.

La transferencia del Know How conduce a una meta que puede estimarse deseada desde el punto de vista de la economía global.

CARACTERÍSTICAS:

Principal: su existencia no está supeditada a la de otro contrato.

Bilateral y sinalagmático: pues tanto el dador como el beneficiario se obligan recíprocamente a pagar el uso y explotación de dicho conocimientos

Formal: pues debe constar por escrito.

De tracto sucesivo: debido a que las prestaciones se realizan a lo largo de un tiempo determinado.

Es atípico e innominado: pues este contrato no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento.

Es exclusivo: por lo tanto no hay lugar a subcontrataciones.

Conmutativo: pues reporta un beneficio a ambas partes.

Oneroso: es representado por derechos que se denominan y conocen en inglés como los Royalties (regalías). El bien que se transfiere en este caso es de carácter inmaterial, el conocimiento o saber, el cual contiene un valor económico.

PARTES INTEGRANTES:

Derechos Del Licenciante: Recibir el pago convenido a cambio de la prestación estipulada, salvo que el contrato sea a título gratuito, lo cual si bien es posible es igualmente poco frecuente.

Exigir que el licenciatario guarde el secreto de los conocimientos técnicos que se le transfiere, caso contrario el licenciante puede exigir la reparación de los daños y perjuicios.

Que el licenciatario explote la técnica transmitida, cuando está representada por el pago de una regalía.

Exigir el cumplimiento de comunicación de mejoras producidas durante la explotación de la técnica transmitida.

Derechos Del Licenciatario: El derecho más importante, y el que resulta obvio, es el de recibir el Know How.

Junto a este derecho se incluyen otros derechos como son el de la entrega de documentación que contenga la información que se transmite.

Recibir asistencia técnica por parte del licenciante (la que puede ser directa o indirecta) si así ha sido convenido en el contrato.

ELEMENTOS:

Los sujetos:

Los actores principales en este modelo contractual son dos: el propietario o recipiendario del conocimiento y del explotador o industrial. También están involucrados, por un lado, el propietario del conocimiento específico a quien también se le denominado creador intelectual, proveedor, recipiendario, licitante, cedente o exportadora, por otro lado, el adquiriente, a quien también se le denomina cesionario, licenciado, usuario, explorador o importado. Debe señalarse que la relación de los sujetos es intuito personaje, ya que el acto de transferencia de tecnología a terceros implica el riesgo de pérdida del control que le transferente poseía sobre ella.

Objeto: El objeto del contrato es la explotación del conocimiento organizado con posible utilización y explotación industrial o mercantil, y que no necesariamente puede estar patentado, pero que es posible de uso con carácter patrimonial.

Precio: El pago o precio de este contrato se denomina royalty o “regalía”. Esta regalía puede consistir en una cantidad fija mensual o anual. O en una parte proporcionada o explotación que se haga de dicha patente, ya que se trate de un porcentaje de las ventas totales, un porcentaje sobre cada mercancía producida, e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas que salgan de la fábrica licenciada.

Forma de pago Existen diversas formas de pagar el diseño o procedimiento tecnológico ya sea en lo que corresponde  al momento de pago o en el mecanismo de compensación. Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que se está hablando de una cláusula internacionalmente conocida como Down PaymentOut of Pocket Expenses. Otras veces cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya variando conformase a índices preestablecidos ajustados periódicamente.Otra forma es la emisión de acciones.

Términos de amarre El suministro de tecnología o explotación de atentes se hace con alguna frecuencia, sujeto a condiciones que van atadas al objeto principal del contrato. Son la transferencia de insumos, equipos, bienes o repuestos que si bien no es la contratación financiera directa, es la cesibilidad que frese el cedente de la tecnología para poder en práctica el conocimiento que transmite.

Paquetes de licencia: También se conoce como PackageLicensing, a través de la cual el vendedor se compromete a todo aquello que está relacionado al uso de una licencia, pues la tecnología o información técnica que se transfiere, muy difícilmente puede ser aplicada por si sola sin la ayuda de otros elementos comprendidos en otros derechos industriales, El desarrollo tecnológico, reflejo del desarrollo de la cultura, es un conglomerado de conocimientos, donde es intricado determinar qué es lo totalmente nuevo o cuál es la consecuencia de otro invento.

Absorción de tecnología: Una de las mayores preocupaciones de los países receptores es determinar la manera como se pueden beneficiar sus empresas cuando se compran tecnologías o sistemas, estos contratos tienen un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o promoción de capacidades tecnológicas y las estructuras productivas locales. El estado busca firmas técnicas y poseer tecnología propia para desprenderse de la influencia externa. Las empresas también realizan esfuerzos para formar cuadros técnicos. Ello hace que los contratos incluyan el periodo de entrenamiento  capacitación.

Exclusividad: Estimamos que debe haber una exclusividad de mayor cuidado para el comprador que para el vendedor y es la que debe influir en el precio. O le serviría de mucho a un exportador tener licencia sobre un producto que elaboran 3 o 4 empresas de las 2 o 3 que exportan al mismo mercado. Sin embargo, si esto ocurriera el comprador debería exigir del proveedor las mejores condiciones que pueda hacer con terceros, ya sean estas de carácter técnico o de carácter económico. Esta cláusula es compatible con la obligación que pesa sobre el usuario al no poder cedes o transferir a terceros, bajo cualquier título, sus derechos y obligaciones derivados del contrato.

CroossLicencing: Se denomina así a la cláusula que precisa la provisión de una tecnología, conformada por más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa. En algunas ocasiones la tecnología para elaborar un producto es la suma de vario procesos o etapas. Las mismas que son propiedad de igual número de personas. Entonces se requiere que los cedentes se asocien formando un pool pata ala adecuada explotación o que, en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal, contrate a nombre y representación de los otros; o tal vez él sea el proveedor de su tecnología y de la complementaria.

Restricciones: Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotación de una tecnología. Algunas de ellas se refieren a la prohibición de exportar o la limitación de cupos y mercados de exportación. Otras se refieren al pago de “regalías” en moneda dura, o a la participación en el capital accionario por parte del vendedor.

El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados financieros de la sociedad es otra restricción.

Grant Back: Mediante esta cláusula el propietario de la tecnología resultaba propietario de las mejor e innovaciones producidas por el ejecutador, realizador o usuario sin necesidad de indemnización laguna.

Confidencialidad (Secrecyagreement): El objeto del contrato y sus detalles no pueden ser conocidos por tercero y el comparador asume la total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su divulgación traería la perdida de condiciones y ventajas respecto al precio de la tecnología. El usuario de Know How debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar una divulgación indeseada del conocimiento, sin embargo no se le puede responsabilizar plenamente del resultado concreto que devenga de factores extraños a su voluntad y que vengan a interferir en la conservación del secreto.

Solución de controversias: Una decisión de los contratantes es someter sus diferendos o litigios a un mecanismo de solución de controversias como puede ser el arbitraje, la conciliación o la mediación que se puede realizar a través de mecanismos auto compositivos administrativos como los centros de arbitraje y conciliación.

Rescisión: En principio, a falta de pacto en contrario, el contrato es por tiempo indeterminado; en consecuencia es aconsejable establecer plazos pues la recisión en cualquier momento puede perjudicar, con mayor frecuencia, al beneficiario. Adicionalmente, las partes  pueden establecer un sinnúmero de eventualidades en que el contrato se puede dar por concluido o escindido.

Extinción del Contrato de Know How: Por expiración del plazo de duración pactado, transcurrido el plazo estipulado, el licenciatario deberá abstenerse de explotar los conocimientos técnicos.

Por la violación de las obligaciones de protección del nombre comercial.

Por violación de la reserva tecnológica.

Por incumplimiento de las obligaciones por parte del licenciante como también por incumplimiento de los pagos por parte del beneficiario.

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